É inegável a importância do direito à propriedade industrial no atual contexto econômico, no qual empresários e suas sociedades investem cada vez mais tempo e dinheiro em pesquisas, estratégias e técnicas de marketing antes de criar, alterar ou atualizar seus produtos, serviços ou estabelecimentos, de forma que se tornem diferenciados. Essa diferenciação é resultado de um conjunto de elementos que, no mercado americano, é intitulado como trade dress, que dispõe até mesmo de lei específica (a Lei Lanham, em vigor desde 1946), tamanha sua relevância no mercado de consumo.

No Brasil, entretanto, o tema, apesar de ser objeto de crescente discussão doutrinária e jurisprudencial, ainda não possui regramento específico, o que propicia decisões judiciais que buscam suprir esta lacuna jurídica e assegurar a proteção ao direito em análise.

Mas o que é trade dress? Para o professor José Carlos Tinoco Soares[1]

(…) é a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o look and feel, é o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo ‘trade dress’ significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular, que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o ‘trade dress’ compreende um única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível.

Em outras palavras, o trade dress (ou “roupagem do negócio”, em português livre) pode ser compreendido como o conjunto de características perceptivas de determinado produto, serviço ou estabelecimento, que o torna único e possibilita que os consumidores possam identifica-lo, em clara distinção dos demais. Neste sentido, DELMANTO (1975)[2]:

Este conjunto de características particulares e essenciais dos produtos e serviços é denominado também conjunto-imagem e pode incluir aspectos como formato, a cor, ou combinação de cores, o tamanho, a textura, gráficos, desenhos, embalagem e disposição de elementos visual ou sensoriamente perceptíveis.

Em que pese ser possível definir o conceito de trade dress, bem como sua relevância no cenário econômico vigente – vez que representa poderoso meio de captação e fidelização de clientela -, o mesmo não se pode dizer quanto à sua proteção legal, isto porque inexiste lei no ordenamento jurídico que faça menção expressa ao instituto.

Mas, embora inexistente essa previsão, imprescindível se torna sua proteção pelo ordenamento jurídico, como forma de impedir que o conjunto-imagem seja indevidamente utilizado por quem não é o titular ou expressamente autorizado a representar quem é copiado. Por isso, sua proteção vem sendo assegurada, não apenas pela consolidação da doutrina, mas também por decisões judiciais, a partir da aplicação de normas esparsas, notadamente aquelas atinentes à propriedade industrial e repressivas ao crime de concorrência desleal.

E isso se torna possível a partir de 1975, quando o Brasil torna-se signatário da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial[3] que, em seu art. 2º, prevê que a proteção da propriedade industrial tem por objeto, dentre outros fatores, “(…) as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.

No escopo de fazer valer a Convenção, a Constituição Federal de 1988 assegurou, como direito fundamental, o direito à propriedade industrial, como se infere de seu art. 5º, inciso XXIX:

Art. 5º (…)

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Vindo a dar eficácia ao citado dispositivo constitucional, foi promulgada, em 14/05/1996, a Lei nº 9.279, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. E, uma das formas de se resguardar esses direitos, segundo o inciso V do art. 2º da Lei, se dá mediante a “repressão à concorrência desleal”.

Mas o que configura o ilícito da concorrência desleal e qual sua relação com o trade dress?

Segundo ensinamentos de Waldemar Ferreira, em sua obra Tratado de Direito Comercial[4], “consiste a concorrência desleal, em suma, na prática de atos de comércio e em procedimento reprovável destinado a desviar a freguesia do concorrente”.

Fabio Ulhoa Coelho[5], destaca que a lei tipifica como crime de concorrência desleal os comportamentos elencados no art. 195 da Lei nº 9.279/96, dentre os quais cita-se, a título ilustrativo, o de empregar meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (inciso III).

E mesmo a Convenção de Paris possui sua definição do que vem a ser a concorrência desleal:

Artigo 10

(…)

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:

1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

Os conceitos trazidos acima permitem subentender que pratica concorrência desleal aquele que copia o trade dress de determinado produto, serviço ou estabelecimento, sem autorização, com o desígnio de causar confusão na clientela daquele que é copiado, percebendo, pois, lucros com o desvio subliminar do consumidor.

Nessa esteira, ainda que a legislação brasileira não disponha de regulação específica para o trade dress, os argumentos apresentados mostram-se presentes em diversos julgados que abordam a sistemática do direito à propriedade industrial, sobretudo do direito ao conjunto-imagem, e a consequente responsabilização daquele que o viola.

É o que pode ser aferido na decisão de lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, em Agravo em Recurso Especial, aos 03/05/2016[6].

Naquela oportunidade, foi ressaltado o entendimento de que o Superior Tribunal de Justiça não condiciona a responsabilidade civil daquele que pratica a concorrência desleal à prova de existência do dano, uma vez que este é presumido e decorre da própria prática ilícita prevista nos art. 195, III, e 209 da Lei nº 9.279/96.

Observa-se nova abordagem do tema no acórdão[7] publicado em 26/11/2018 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar recurso de apelação interposto por Raízen Combustíveis S/A, licenciada da marca inglesa Shell para operar, no Brasil, seus postos, em face de sentença que facultou a posto revendedor de combustíveis a utilização da combinação de cores característica dos postos da rede Shell, mesmo depois de não mais integrar sua rede credenciada.

Como os desembargadores salientaram na decisão que reformou a sentença e deu provimento ao pleito da Raízen, para a prática da concorrência desleal, não é necessária a utilização de todo o conjunto dos elementos visuais que identificam uma empresa, sendo suficiente somente a utilização indevida de alguns elementos, como cores corporativas. Dessa forma, ‘caracterizada a possibilidade de ocorrência da concorrência desleal, devido à utilização indevida dos elementos visuais, conhecidos como trade dress característicos, a procedência é de rigor definindo a tutela inibitória postulada”.

A análise dos fatos apresentados possibilita ao leitor compreender quão importante ferramenta de distinção das empresas o trade dress constitui, na existência de um mercado concorrencial tão disputado, em que o sobressalto de um produto, serviço ou estabelecimento pode representar a chave do sucesso nos negócios em sua relação de fidelização com o consumidor. Logo, sua proteção no ordenamento jurídico torna-se premente.

Nesse sentido, e inexistindo legislação específica para regular o trade dress, sua defesa se dá mediante o uso, pelos tribunais nacionais, de institutos correlatos, como a proteção ao direito de propriedade intelectual, o combate à concorrência desleal e a responsabilização pelos danos advindos dessa conduta, enquanto não se preenche esta lacuna jurídica, que permita fazer valer a máxima Lex clara non indiget interpretatione – “A lei clara não necessita de interpretação”-.

Ivan Lopes Santos

(31) 3261-8083

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[1] SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Edição Tinoco Soares, 2004.

[2] DELMANTO, Celso. Crimes de concorrência desleal. São Paulo: Ed. Bushatsky, 1975, P. 84.

[3] BRASIL. Decreto nº 75.572. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 14/03/2019.

[4] FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. V. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 1960.

[5] COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018.

[6] DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL COMPROVADA. TRADE DRESS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 262 E 267 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. DEVER DE INDENIZAR. PRESUNÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.

1. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF se a deficiência da fundamentação do recurso não permitir a exata compreensão da controvérsia.
2. A prática de atos de concorrência desleal e a apropriação indevida do conjunto-imagem (trade dress), por si sós, acarretam perda patrimonial à vítima, resultando no dever de indenizar.
3. Acolhidos os pedidos feitos na inicial, não há falar em sucumbência recíproca.
4. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento.

(AREsp323687, Rel. Min João Otávio de Noronha. DJe 03/05/2016)

[7] (TJSP; Apelação Cível 1013011-85.2014.8.26.0003; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018)